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为什么中国缺乏创造性,专利权(一)
中美发明专利创造性比较研究
中美发明专利创造性比较研究
摘要：本文通过对我国《专利法》以及《专利审查指南》中发明专利创造性判断的介绍，并回顾美国非显而易见性判断标准创立及不断演化的历程，分析影响显而易见性演化过程中的重要案例，进而对比分析两国创造性判断中的异同之处，从中得出对我国专利创造性判断的有益启示，并提供建议。
关键词：中美 创造性 非显而易见性 启示
随着经济一体化的发展，中美两国之间的交往日益深入，我国许多企业申请美国专利以期获得美国专利法的保护；同样，美国的许多企业也在我国大量申请专利。因此，发明专利的授权条件是各国申请者十分关注的问题。在授予发明专利的实质性条件中，最为重要的是新颖性、创造性和实用性，其中创造性的判断是三性审查中的重点和难点。在美国，专利不具有创造性进而导致专利无效也是专利侵权案件中的重要抗辩理由。从我国建立专利制度的历史来看，许多具体制度的设计都从美国借鉴而来。本文试就中美两国发明专利的创造性进行比较研究，进而从中总结出值得我国借鉴之处，为我国发明专利创造性判断提供建议。
一、中国发明专利创造性概述
我国《专利法》第二十二条第三款对“创造性”进行了界定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。尽管法律就“创造性”给出了明确的定义，但是就发明专利而言，对于客观判断什么是“突出的实质性特点”和“显著的进步”依然困难重重。有学者指出，如果发明是所属领域的技术人员“在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点”；“发明有显著的进步，则是指发明与最接近的现有技术相比
能够产生有意的技术效果”。我国《专利审查指南》也有此种类似规定。虽然这种论述将判断标准进一步明确，但是对于判断发明是否具有创造性仍然缺乏可操作性的步骤。
实际上，在实际审查工作中，《专利审查指南》具有可操作性的判断方法。我国在2001年的《专利审查指南》中首次规定了“判断要求保护的技术方案相
3对于现有技术是否显而易见”的三个步骤。2006年和2010年的《专利审查指南》12
专门对“突出的实质性特点的判断”作出规定。4语言的详尽描述总是起着双重的作用，一方面它使问题简单化，使判断创造性更具有可操作性；另一方面，它也使问题不断复杂化，不得不用其他语言来解释用于描述其他语言的词句。依照这样的逻辑，现在对“是否具有突出的实质性特点”的判断转变为对“相对于现有技术是否显而易见”的判断。
《专利审查指南（2010）》也不能免于陷入此种两难困境之中，紧接着即规定了“是否显而易见”的判断步骤：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。其中，第三步的判断之中又明确指出判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进最为接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果存在这种启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。5
对于“显著的进步”的判断，《专利审查指南》则以列举的方式举例说明何种情形属于“具有显著的进步”。通常情况下，应当认为发明具有有益的技术效果，具有显著的进步：（1）发明与现有技术相比具有更好的技术效果，例如，质量改善、产量提高、节约资源、防治环境污染等；（2）发明提供了一种构思不同 1 王迁：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2007年版，第381页。
2 参见《专利审查指南2010》第二部分，第四章2.2、2.3，第170页。
3 石必胜：《中美专利创造性判断方法的比较研究》，载《中国知识产权》（网络版），2012年第五期。 4 《专利审查指南2010》规定：“判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。如果要求保护的发明相对于现有技术是显而易见的，则不具有突出的实质性特点；反之，如果对比的结果表明要求保护的发明相对于现有技术是非显而易见的，则具有突出的实质性特点。”参见《专利审查指南20120》第二部分，第四章3.2.1，第171-172页。
5 参见《专利审查指南2010》第二部分，第四章3.2.1.1，第172-173页。
的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平；（3）发明代表某种新技术发展趋势；（4）尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果。6
判断发明的创造性是一件非常复杂的工作。为了尽量减少审查员主观因素的影响，通常采用一些客观标准予以补充。如果发明具有开拓性，或者解决了长期以来渴望解决的技术难题，或者客服了技术偏见，或者取得了预料不到的技术效果等，则可认定该发明具有创造性。7《专利审查指南》对这些辅助因素也有规定，除此之外，《专利审查指南》还将“商业上获得成功”作为判断发明是否具有创造性的依据。由于审查员是在了解发明内容之后才对是否具有创造性做出判断，因此为避免主观性对审查员的影响，《专利审查指南》特别提醒审查员要避免犯“事后诸葛亮”的错误。8
由于法律位阶因素的存在，虽然《专利审查指南》规定了创造性的判断方法和步骤，但是在法律位阶层次上只属于部门规章，人民法院并不需要遵守，不能直接引用其内容作为判决的依据。人民法院如何判断创造性，法律或行政法规并无规定，也无相关司法解释。但在司法实践中，法院一般据依照《专利审查指南》确立的标准和步骤来判断创造性。
二、美国发明专利非显而易见性的历史演变
美国与中国的创造性相对应的概念为非显而易见性（Non-obviousness）。非显而易见性的要求在美国发明专利的授权条件中经历了漫长的历史演变，最初美国的专利授权条件并不要求具有创造性，只要该申请确实“足够重要”就能获得授权。9直到1952年美国修改专利法，才在103条款首次将非显而易见性做为专利授权的法定条件之一。10美国专利法103条(a)款规定： 一项发明，虽然并未在102条所述的情形中被完全一致地描述或公开，如果其整体与现有技术的差别 6 参见《专利审查指南2010》第二部分，第四章3.2.2，第175页。
7 张玉敏主编：《知识产权法学》，法律出版社2011年版（第二版），第211页。
8 参见《专利审查指南2010》第二部分，第四章5.1、5.2、5.3、5.4、6.2，第181-183页。 9 See Patent Act of 1790, 1, 1 Statutes at Large 109, reprinted in P.J. Federico. 10 See Rochelle Cooper Dreyfuss, Roberta Rosenthal Kwall, Intellectual Property: Trademark, Copyright and Patent Law, second edition, Foundation Press (2004), p666.
甚微，该发明在完成之时，对于该领域的普通技术人员而言是显而易见的，那么将不被授予专利。11【为什么中国缺乏创造性,专利权】
(一)103条款之前最高法院的“非显而易见性”尝试
在103条款之前，美国专利法中并没有规定非显而易见性。但是实际上，在最高法院的司法判例中不断改变着以往的授权条件，在普通法上长期运用“发明”（Invention）这一要求，与103条款的“非显而易见性”十分类似。12
1851年的Hotchkiss v. Greenwood案开启了向103条款迈进的进程。该案涉及一种在球形装置上固定杆形手柄的方法，其中固定技术和陶瓷球形把手都是公知技术，涉案专利使用了粘土制成的把手。在此案中，法院首次陈述道只有“发明”（Invention）才具有可专利性，为此一项新技术必须超越一个熟练技工的日常努力。13法院在判决中陈述道，球形把手并非新技术，金属手柄和固定轴也是公知技术，用来固定的楔形榫头同样如此，用来将他们固定连接起来的方法亦是如此；所有这些东西都是众所周知的，唯一的新颖之处是将连接所用的门把手换做了另一种材料。法院进一步指出，本案中材料的选择和替换仅仅是出于商业目的而非其他目的，这一差别是普通的，独创性或发明成分是不充分的。换言之，这一改进是一个熟练技工的工作，而非发明者的创造。14
在随后的案件中，最高法院不断肯定或延续Hotchkiss案中确立的“非显而易见”的要求。在1883年Atlantic Works v. Brady一案中，美国最高法院要求授予专利的主题必须是“发明人的创造性工作”，并认为“专利法不会将专利权授予以专利垄断为目的的投机者”，如果该发明“对于本领域普通技术人员来说是 11 See 35 U.S.C., 103(a). “A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains.”
12 See Edmund Kitch, Graham v. John Deere Co: New Standards for Patents, 1966 S.Ct. Rev. 303. 13 Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, Patent Law, Third Edition, p289.
14 See Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. (11 How) 248,267,13 L.Ed. 683(1851).【为什么中国缺乏创造性,专利权】
不重要的设备、浅显易知的思想、自然而然出现的事情”，那将不被授予专利。1941年的Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp.一案重申Hotchkiss案所确立的原则，认为“如果一项进步要获得专利特权，应当比普通技术人员的技能更具有创造性”，“必须有天才灵光的闪现，而不只是只有技能”。161944年的Goodyear Rubber and Tire Company v. Ray-O-Vac Company一案将“商业上的成功”作为判断是否具有创造性的依据之一。171950年Great A & P Tea Company v. Supermarket Equipment Corporation一案中，法院认为“申请人并没有对公有知识做出贡献，仅仅是将现有技术中的元素组合在一起，以期获得组合体的独占权”，并运用了“创造性天才的灵光”(Flash of Genius)标准作为判断创造性的标准。18
“天才的灵光标准”产生一个问题，即基于并非灵光闪现，而是经过长期努力取得的发明是否具有可专利性。答案显然是肯定的，因此在1952年通过新专利法时在103条中指明，发明的专利性不能因发明完成方式的不同而予以否认。1915至此，103条款最终形成，“创造性天才的灵光”不再被用于判断专利的创造性上。
（二）Graham要素与TSM测试法
103条款制定以后，美国最高法院在Graham v. John Deere案中第一次对其适用作出解释，促使创发明专利造性判断的客观化。在Graham案中，最高法院提出了一个判断显而易见性的四步骤测试，即“Graham测试标准”或“Graham要素”。法院指出，需要分析以下要素来判断创造性：1.现有技术的范围和内容；
2.现有技术与要求保护的发明之间的不同之处；3.技术领域的一般技术水平；4.辅助性考量因素，例如商业上的成功、长期存在但尚未解决的需求、他人的失败等。20 15 See Atlantic Works v. Brady, 107 U.S. 192, 200 (1983).
16 See Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84, 90 (1941).
17 See Goodyear Rubber and Tire Company v. Ray-O-Vac Company,321 U.S. 275 (1944).
18 See Great A & P Tea Company v. Supermarket Equipment Corporation, 340 U.S. 147 (1950).
19 See 35 U.S.C., 103(a).” Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.”
20”Under 103, the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the
为什么中国缺乏创造性,专利权(二)
发明专利创造性审查的几点思考
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发明专利创造性审查的几点思考
作者：胡静 王丽 王敏 陈亮 刘洪雨
来源：《硅谷》2013年第16期
摘 要 发明专利审查在审查程序上所说的前后审通常是实审和复审。文章从机械领域一个复审撤销驳回的实际案例探讨对于创造性的审查中，实审和复审在评述过程的差异所在，进一步分析导致该差异的原因，浅谈关于前后审对于创造性审查的几点思考。
关键词 发明专利审查；创造性
中图分类号：G306 文献标识码：A 文章编号：1671-7597（2013）16-0136-03
随着世界经济全球化的进程加快和科学技术的迅猛发展，作为鼓励和保护创新、促进人类社会进步和经济发展的基本法律制度，知识产权制度在经济和社会活动中的地位得到历史性提升，我国的知识产权制度建立较晚，但是发展速度较快，专利申请量增涨幅度很大，发明专利的审查也越来越成为专利申请人关注的焦点。近年来专利申请人和代理人越来越关注审查标准执行的一致性，目前专利审查质量工作的重点也是“标准执行一致、审查结果正确、范围界定清晰、权利稳定适当”。发明专利审查在审查程序上所说的前后审通常是实审和复审，专利法追求专利权的公平与稳定，由于创造性尺度的把握本身具有一定的主观性，实审部门和复审委员会在《专利法》第22条第3款的评述方面会表现出对个案的不同意见，本文从机械领域一个复审撤销驳回的实际案例探讨一下有关于创造性的前后审一致性的问题，希望对广大申请人在专利审查程序的认知上有一定的帮助。
1 案例介绍
1.1 相关案情
本申请涉及一种带有外罩和装料设备的滚筒轮毂，通常为用于墙面涂抹油漆的工具。国家知识产权局实审部门驳回了本申请，驳回决定所针对的权利要求1的技术方案为：一种用于涂抹油漆和其他液体涂料的滚筒设备，包括：①滚筒轮毂，滚筒架，所述轮毂具有用于插入滚筒架的通道，所述轮毂还具有第一表面和第二表面；②滚筒外罩，所述外罩套在所述轮毂上并由高弹性材料固定到位，所述高弹性材料包括两个弹性材料带；以及③所述轮毂配置为使得当所述轮毂置于一个内隅角中并且所述第一表面和第二表面与所述隅角相邻的墙壁相接触时，所述轮毂和所述隅角之间保持有一个间隔，且所述两个弹性材料带被放置在所述轮毂表面上；④从而，所述两个弹性材料带将该外罩固定在轮毂上。
参见图1和图2，为权利要求1的技术方案的示意图。
驳回决定的理由为权利要求1不具备专利法第22条第3款规定的创造性：
为什么中国缺乏创造性,专利权(三)
论专利创造性判断的程序
论专利创造性判断的程序
摘要：专利创造性判断的程序包括创造性判断的行政程序和创
造性判断的司法程序两大类。在创造性判断的行政程序中，专利复
审委员会要严格遵循体现公平原则的请求原则和听证原则，而在创
造性判断的司法程序中，人民法院只能对具体的行政行为的合法性
进行审查，不能超出复审委员会的复审范围，同时也不能直接宣告【为什么中国缺乏创造性,专利权】
专利权无效，应当对专利性进行实体的判断。
关键词：专利 创造性 行政 司法
一、创造性判断的行政程序
在现实生活与实践中，涉及创造性判断的问题，我们需要考虑创
造性判断的性质。如果该问题是纯粹的专业性问题，则认定为事实
问题，通过专业的鉴定机构来进行鉴定，但如果该问题不是，不能
通过鉴定机构来进行判断，就要由法官或者具有行政法官性质的审
查员来进行判断。创造性的自认规则在实践中也经常作为问题被提
出，自认也叫对事实的承认，依据事实承认的时间不同，我们可以
把自认分为诉讼上的自认与诉讼外的自认两种。诉讼上的自认为当
事人在诉讼过程中向法庭承认对方所主张的对自己不利的事实。[1]
假如创造性是一个事实问题，就可以适用自认规则；但如果是一个
法律问题，就不能适用自认规则。现有的判例一般认为，专利权人
所认可的独立权利不具备创造性并且其从属性也不具备创造性的
情况，法院如果认定独立权利要求不具备创造性，我们就不在认定
为什么中国缺乏创造性,专利权(四)
关于中国专利质量的立法思考
作者简介：赵晋，吉林财经大学法学院法律硕士专业；朱光涛，吉林财经大学法学院，法律硕士专业。 【摘要】我国自从实施了专利制度以来，采取了很多激励专利研发的措施，取得了相当大的成效。但是在实施过程中，专利质量问题频出，让我国不得不重新从立法角度上思考专利问题。本文基于我国的专利质量危机，提出了在立法上如何有效缓解专利质量问题的方法，从而为立法实践提供一定的参考建议。
【关键词】专利质量；问题；思考
一、我国专利质量危机
专利质量，从广义上来讲可以理解为在某个国家或地区专利申请量或授权量占据总量的高低、在数量上有多少以及转化率的好坏、寿命长短等等，而从狭义上讲主要是指的专利是否具有创新性、实现程度的高低以及寿命的长短。每个国家都有着其不同的专利制度，但中国与绝大多数国家一样，在专利质量方面存在着很多问题。在许多的起诉案件中，专利质量都必不可少的参与其中，成为了我国高技术产业中令人头疼的问题。
中国国家知识产权局的统计数据显示，我国的专利法自颁发以来，每年申请专利的人数都在不断增加。到2013年9月份为止，国家知识产权局累计受理专利申请8，546，354件。专利申请量的逐年增加，充分展现了我国专利申请量的跨越式发展。尽管从表面上来，我国专利申请量如此之高似乎代表着我国创新能力有了一个全新的超越，但其中的专利质量问题却不得不令人深思。我国的专利法中规定，新型实用专利并不需要经过相关部门的审阅便可以获得专利资格，所以很多人便利用了这一漏洞，将并没有专利创造性和新颖性特色的公知领域技术进行申请，并且为了打击竞争对手，通过恶意诉讼来拖延对方的时间，让其无心顾及产品的研发和销售，使生产经营无法顺利的进行下去。在我国的专利审查过程中，就曾频繁的发生过这样的案例，例如南京市某家机械生产公司就曾经凭借着自己的一项所谓的专利，将另一家竞争对手告上了法庭，要求对方赔偿损失，以至于对方厂卷入官司长达5年的时间，尽管在官司结束后专利复审委员会认为该专利是缺乏效力的，但是对方厂因为耗费了高昂的律师费、调查费和差旅费等对生产造成了很大的影响，蒙受的损失巨大。
除此之外，我国的专利质量问题还有很多，如专利申请视撤较多、无效专利的比例过高、专利实施率低、重复授权、申请授权率偏低等都是造成我国专利质量偏低的重要原因。因此，非常有必要在法律法规上制定新的章程，才能有效缓解我国专利质量存在的问题，从而让专利真正做到实用创新。
二、专利质量的立法举措
（一）提高我国专利的创造性标准
目前为止，世界许多发达国家都开始着手研究如何有效解决专利质量问题，而考虑从法律层面提升专利的创造性标准。在2005年10月份，美国的专利商标局局长就在一次会议上表明，要采取新的措施来提升专利质量水平。这一声明在不久后便开始实施，美国不仅颁布了《美国专利改革法案》，还通过了《2006专利质量法》，提高了专利的创造性标准，明确的表明为了让专利质量进一步得到改善。美国的这一举措起到了相当大的成效，从立法上完善了有关专利质量的条款，对专利质量问题的解决起到了良好的作用，引发了许多国家的思考。在中国，由专利质量问题引发的诉讼官司很多，由此可以对美国专利创造性标准的提高进行一定的借鉴，在国际化的竞争趋势之下，创造性标准将有利于提升整个国家的创新实力。但是基于我国的国情，现阶段的专利创新能力相对于发达国家仍然稍显不足，在创造性标准上要适可而止，符合我国创新能力的实际情况，在立法上应当做出更多恰当性的考虑才能客观的让这一举措落到实处，从而真正的发挥实效。
（二）专利法的完善，提高实用新型和外观设计专利的质量
很久以来，我国的学术界都一直不认可专利法对于新颖性的评判准则，认为其对专利质量的提升有着负面影响。而在专利法中规定的是相对新颖性标准，我们可以将其纠正为绝对新颖性标准。外观设计在法律中并没有规定要进行严格的审查，但是为了让外观设计和实用新型专利更加符合国际化趋势下的专利质量标准，只有在一定程度上进行适度实质性审查，提高专利审核的门槛，才能对专利质量作出有益的提升。除此之外，针对专利无效程序的有限性这一条款，可以在今后的立法中，考虑对专利授权后的异议和撤销制度进行恢复。曾经有学者提出过这样一个构想，具有现实意义：将司法简易程序的类似特点应用在专利授权后的异议和撤销的恢复设计上。在司法简易的角度上而言，不但有效的节省了专利审理的时间，也节约了经费，可谓是一举两得。从目前中国的情况来看，在立法上可以规定专利授权后的6至9分月内都可以提出异议或撤销，这也符合我国专利局审查人员的配置情况。
（三）加强和完善创新成果激励机制
我国的专利质量偏低，创新能力低占据着非常重要的原因。因此，我国在立法上应该从鼓励创新和实用的专利为主，对创新成果加以适当的激励。特别是许多企业机构、国家科研单位、科技中介组织都会激励企业牛的科研成果创新者，国家如果从法律确认了他们的不可侵犯性和合法性，将大大提升他们研究新型专利的积极性，不仅让我国的专利质量得以改善，还让广大的科技创新型企业的发展走向了一个新的台阶。
三、结语
专利质量问题是一个非常复杂的问题，涉及到法律、技术和管理等多个层面。我国要想很好的提升专利质量，必须从我国的基本国情出发，以激励创新为准则，有效的完善我国的法律法规，从而让专利质量问题得到有效的解决。
参考文献：
[1]杨思军，郁健，吴珩等.高校专利评价体系初探[J].成都理工大学学报（自然科学版）增刊，2003（30）：212-213.
[2]杨为国，程良友.美国专利改革法案中的授权后异议程序及对我国的启迪[J].电子知识产权，2005（11）：44-48.
为什么中国缺乏创造性,专利权(五)
实用新型专利的创造性与现有技术的启示
[摘 要] 本文就最高人民法院对曹忠泉申诉的/名称为“裁剪机磨刀机构中斜齿轮组的保油装置”的实用新型专利无效行政纠纷案作出（2012）行提字第7号判决书进行了评述，认为在考虑实用新型的创造性的过程中，应当整体考虑技术领域，所要解决的技术问题和技术效果是否相同。而当的技术领域相同，而要解决的技术问题和技术效果不同时，如果技术手段相同，则应当考虑本领域的技术人员是否能够通过常规实验或常规技术手段能够推断得到并从中得到技术启示。 [关键词] 专利；实用新型；创造性；现有技术
[中图分类号] D923.42 [文献标识码] A
最近，最高人民法院对曹忠泉申诉的/名称为“裁剪机磨刀机构中斜齿轮组的保油装置”的实用新型专利无效行政纠纷案作出（2012）行提字第7号判决书，判决撤销北京市高级人民法院（2010）高行终字第634号行政判决、北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第1326号行政判决；撤销国家知识产权局专利复审委员会第13216号无效宣告请求审查决定；国家知识产权局专利复审委员会针对上海精凯服装机械有限公司对曹忠泉第200520014575.5号实用新型专利提出的其他无效理由和证据重新作出决定。此案涉及实用新型专利创造性的评价标准，尤其涉及在实用新型专利创造性审查中如何考虑要解决的技术问题和达到的技术效果问题，值得思考。
1 案情简介
本专利名称为“裁剪机磨刀机构中斜齿轮组的保油装置”，专利号为200520014575.5，申请日为2005年9月1日，专利权人为曹忠泉。
本专利的权利要求：
1.1 一种裁剪机磨刀机构中斜齿轮组的保油装置，其特征在于在斜齿轮位置（2）和中间齿轮位置（3）的周围位置设有挡油围壁（4）。
1.2 根据权利要求1所述的保油装置，其特征在于围壁（4）上留有供其内的中间齿轮与其外的传动齿轮啮合的缺口。
1.3 根据权利要求2所述的保油装置，其特征在于围壁（4）与斜齿轮机匣（8）或磨刀机匣（1）制成一体。
1.4 根据权利要求1所述的保油装置，其特征在于围壁（6）外的传动齿轮位置（5）上设置弧形盖板（7）。
精凯公司于2008年11月27日对本专利提出无效宣告请求，认为本专利的权利要求1、2、4相对于附件5-1不具备新颖性和创造性，其中附件5-1为US3672586号专利说明书。
曹忠泉随后修改了权利要求书，修改后的内容为：
1.一种裁剪机磨刀机构中斜齿轮组的保油装置，其特征在于在斜齿轮位置（2）和中间齿轮位置（3）的周围位置设有挡油围壁（4），围壁（4）上留有供其内的中间齿轮与其外的传动齿轮啮合的缺口。
2.根据权利要求1所述的保油装置，其特征在于围壁（4）与斜齿轮机闸（8）或磨刀机闸（1）制成一体。
3.根据权利要求1所述的保油装置，其特征在于围壁（4）外的传动齿轮位置（5）上设置弧形盖板（7）。
经审查，专利复审委员会作出第13216号无效宣告请求审查决定（以下简称第13216号决定），以权利要求相对于附件5-1不具备专利法第22条第3款规定的创造性为由，宣告本专利权全部无效。其具体理由为：
本专利权利要求1的技术方案与附件5-1的区别在于：（1）本专利权利要求l的技术方案针对的是裁剪机磨，附件5-1技术方案的应用环境是绕线机；（2）本专利的中间齿轮是与外部的传动齿轮啮合，而附件5-1中的齿轮146是与带有螺纹的传动螺杆相配合工作的。涡轮蜗杆传动、圆柱齿轮传动、斜齿轮传动、圆锥齿轮传动等方式均是所属技术领域中的惯用技术手段。裁剪机磨刀机构和绕线机均是机械设备，二者均涉及齿轮组保油润滑的问题。根据实际需要，采用斜齿轮传动替代附件5-1中的螺杆传动并将绕线机中齿轮组保油润滑的技术应用于裁剪机磨刀机构中从而得到权利要求l的技术方案对所属技术领域的技术人员来说是很容易想到和实现的。因此，权利要求1相对于附件5-l不具备实质性特点和进步，不符合2000年修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第22条第3款的规定。
本专利权利要求2的附加技术特征具体限定了围壁（4）与斜齿轮机闸（8）或磨刀机闸（1）制成一体。附件5-l已经公开了将护罩200适宜且严格地与基架支撑物198固定起来的技术内容，即已经给出了将相当于围壁的护罩与支撑物相固定的启示，制成一体技术属于所属技术领域的公知常识，结合所属技术领域中上述公知常识将围壁（4）与斜齿轮机闸（8）或磨刀机闸（1）制成一体从而得到权利要求2的技术方案对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，权利要求2的技术方案相对于附件5-l不具备实质性特点和进步，不符合专利法第22条第3款的规定。
本专利权利要求3的附加技术特征进一步限定了围壁外的传动齿轮位置上设置弧形盖板。附件5-1还公开了以下技术内容：由于润滑剂向上经过第一输送管202，经过挡板206中的出入口204（图4），该挡板形成了第二个或底部输送管210接收部分208的底壁。在第二个输送管210内部，润滑剂滴在挡板206上，挡板206降至前侧壁202A并且移向挡板之间的第一通道214。通道214也降至前侧壁202A。通过焊接，挡板及通道以任意合理方式固定在顶壁212上（参见附件5-1中文译文第6页第3段，附图3至6）。附件5-1中的挡板206位于齿轮组和带有螺纹的螺杆上方，其与相当于“挡油围壁”的护罩200的正前部200A、圆柱部200B、后圆弧部200C相互配合，客观上可以起到将润滑油保持在齿轮的周围，权利要求3中的弧形盖板的主要作用是与围壁相互配合将飞溅的润滑油保留在斜齿轮的周围，因此附件5-1中的挡板206就相当于权利要求3中的弧形盖板。从而，附件5-l已经公开了权利要求3的附加技术特征，在其引用的权利要求相对于附件5-1不具备创造性的情况下，权利要求3的技术方案相对于附件5-1不具备实质性特点和进步，不符合专利法第22条第3款的规定。 专利权人不服第13216号决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，请求撤销该决定。经审理，北京市第一中级人民法院作出（2009）一中行初字第1326号行政判决，维持专利复审委员会作出的第13216号决定。
专利权人仍不服，上诉至北京市高级人民法院，经审理，北京市高级人民法院作出（2010）高行终字634号行政判决书，认为一审判决认定事实清楚，适用法律正确。据此判决：驳回上诉，维持原判。
随后，专利权人向最高人民法院申请再审，经审理，最高人民法院以附件5-1与本专利实际要解决的技术问题和所产生的技术效果并不相同，且附件5-1对于本领域技术人员来讲，不存在促使其获得本专利所请求保护的技术方案和技术效果的技术启示为由，作出（2012）行提字第7号行政判决书，撤销北京市高级人民法院（2010）高行终字第634号行政判决、北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第1326号行政判决；撤销国家知识产权局专利复审委员会第13216号无效宣告请求审查决定；国家知识产权局专利复审委员会针对上海精凯服装机械有限公司对曹忠泉第200520014575.5号实用新型专利提出的其他无效理由和证据重新作出决定。
最高人民法院在其判决书中指出：“创造性是发明创造的本质特性，是对发明创造相较于现有技术的创新高度要求。我国专利法对实用新型创造性的要求是同申请日以前已有的技术相比，具有实质性特点和进步。在评价发明创造是否具备创造性时，不仅要考虑发明创造的技术方案本身，还要考虑发明创造所属的技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将其作为一个整体看待，即应从发明创造的技术原理、技术构思、技术效果等方面综合认定。”
随后，判决书中又对技术领域的确定进行了论述：“技术领域是要求保护的发明或者实用新型所属或者应用的具体技术领域，不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。确定发明或者实用新型所属的技术领域，应当以权利要求所限定的内容为准，一般根据专利的主题名称，结合技术方案所实现的技术功能、用途加以确定。附件5-1公开的技术内容涉及绕线机润滑系统的润滑问题，本专利的技术方案是要解决裁剪机斜齿轮组的保油润滑问题。虽然绕线机属于纺织机械，裁剪机属于服装机械，二者在应用环境上有区别，但本专利和对比文件的技术方案均涉及机械系统的润滑问题，属于相同的技术领域。”
关于所解决的技术问题，判决书中认为：“本专利为一种裁剪机磨刀机构中斜齿轮组的保油装置，根据本专利权利要求书和说明书，为了实现其发明目的，本专利在斜齿轮位置和中间齿轮位置的周围设置了挡油围壁，将飞溅的润滑油保留在斜齿轮的周围；在围壁外的传动齿轮位置上设置了弧形盖板，防止围壁内的润滑油甩出。从附件5-l所公开的润滑系统的技术特征来看，其与本专利实际要解决的技术问题和所产生的技术效果并不相同。附件5-l中由抛油环160，齿轮146、150，护罩200以及挡板206等构成的润滑系统的主要作用是从机油箱162获取润滑油，并将润滑油输送到需要润滑的部件，设置护罩200的直接向前部分200A、圆柱形部件200B、后圆弧片200C以及挡板206的主要目的就是为上述技术功能服务的。为此，护罩200设置了进油口，以从机油箱获取润滑油，挡板206设置了出入口204，以接收润滑油。由于本专利与附件5―1所要解决的技术问题并不相同，因此所达到的技术效果也不同，本专利的技术特征所达到的技术效果是将润滑油保持在齿轮周围不外漏，实现齿轮的良好润滑和防止润滑油污染布料；护罩200和挡板206所起到的技术效果是将润滑油输送出去，而不是保持在齿轮周围不外漏。”
关于技术启示方面，判决书中则认为：“附件5-1公开的润滑系统的技术方案所要解决的主要技术问题是有效输送润滑油，以实现对绕线机的内部构件进行润滑，而不是防止润滑油飞溅污染布料。对于本领域技术人员来讲，在看到附件5-l所公开的技术方案基础上，无动机将其润滑系统中的护罩200和挡板206的技术特征加以改进后，应用到裁剪机磨刀机构中，以解决本专利所要解决的防止润滑油飞溅，将润滑油保持在斜齿轮周围的技术问题。因此，附件5-1对于本领域技术人员来讲，不存在促使其获得本专利所请求保护的技术方案和技术效果的技术启示。”
因此，最高人民法院认为：“本专利权利要求1请求保护的技术方案相对于对比文件附件5-l是非显而易见的，具有实质性特点和进步，具备专利法第22条第3款规定的创造性。由于本专利权利要求1具备创造性，其从属权利要求2、3亦具备创造性。”
2 案例评析
本案的争议焦点在于本专利与附件5-l相比是否具有创造性，其实质是在评价实用新型的创造性时，不仅要考虑现有技术的领域，还需要考虑其所解决的技术问题和所产生的技术效果是否相同。
《专利审查指南》在第四部分第六章中规定：实用新型专利创造性审查的有关内容，包括创造性的概念、创造性的审查原则、审查基准以及不同类型发明的创造性判断等内容，参照该指南第二部分第四章的规定。而在《专利审查指南》第二部分第四章中关于发明的创造性的规定中指出：在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。因此，在判断实用新型创造性时，不仅要考虑所述技术领域，还应当整体考察所解决的技术问题和所产生的技术效果。
最高人民法院在其判决书中认为附件5-1涉及绕线机与本专利涉及裁剪机，但二者仅在应用环境上有区别，本专利和附件5-1的技术方案均涉及机械系统的润滑问题，属于相同技术领域。但是判决书中又指出，从附件5-1所公开的润滑系统的技术特征来看，附件5-1要解决的技术问题和实现的技术效果为有效输送润滑油，以实现对绕线机的内部构件进行润滑，而不是本专利的防止润滑油飞溅污染布料。由于附件5-1和本专利解决的技术问题和技术效果均不一样，因此，本领域技术人员，无法从附件5-1中得出技术启示，改进本专利的裁剪机的磨刀机构，已解决本专利所要解决的防止润滑油飞溅，将润滑油保持的斜齿轮周围的技术问题，从而认定本专利的权利要求1相对于附件5-1是非显而易见的，具有实质性特点和进步。 笔者同意最高人民法院关于附件5-1和本专利属于相同技术领域的判断，但对最高人民法院关于是否存在技术启示的判断持有不同意见。
对于评价专利的创造性来说，其评价对象时，首先关注的是专利中所涉及的技术，其次关注使用专利产品的技术所带来的功能和技术效果。
笔者在此想谈论的一点是，本专利为一种裁剪机磨刀机构中斜齿轮组的保油装置，为了实现其发明目的，本专利在斜齿轮位置和中间齿轮位置的周围设置了挡油围壁，将飞溅的润滑油保留在斜齿轮的周围；在围壁外的传动齿轮位置上设置了弧形盖板，防止围壁内的润滑油甩出。而从附件5-1所公开的润滑系统的技术特征来看，抛油环160，齿轮146、150，护罩200以及挡板206等构成的润滑系统的主要作用是从机油箱162获取润滑油，并将润滑油输送到需要润滑的部件，设置护罩200的直接向前部分200A、圆柱形部件200B、后圆弧片200C以及挡板206的主要目的是为了上述技术功能服务的，为此，护罩200设置了进油口，以从机油箱获取润滑油，挡板206设置了出入口204，已接受润滑油。尽管附件5-1中的装置与本专利的装置有属于不同的机械装置，但其机械结构是相似的，所以应为相同技术领域，只是在解决现有技术问题时，其关注问题有少许差别，但作为本领域技术人员来说，《专利审查指南》在第二部分第4章中规定：本领域的技术人员为，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。由此来看，本领域技术人员是有一定认识水平的并且知道常规的技术手段和实验手段的能力。附件5-1中的润滑系统明确指出了护罩200以及挡板206等构成的润滑系统的主要作用是从机油箱162获取润滑油，并将润滑油输送到需要润滑的部件，并不能简单地认为所述护罩200和挡板206是用于输送润滑油的装置，本领域技术人员可根据其部件的名称和现有技术的知识判断得到所述的护罩200和挡板206在输送装置时可以起到有效保持润滑油并防止润滑油甩出的作用。也就是说附件5-1已经实质上解决了本专利要解决的技术问题，并达到了本专利的技术效果，虽然附件5-1本身关注的问题和声称的技术效果与本专利不同，但并不能机械地推论本领域的技术人员不能从中得到启示。
笔者在此想强调的是，在考虑实用新型的创造性的过程中，应当整体考虑技术领域所要解决的技术问题和技术效果是否相同。当技术领域相同，而要解决的技术问题和技术效果不同时，如果技术手段相同，则应当考虑本领域的技术人员是否通过常规实验或常规技术手段推断得到并从中得到技术启示。而不能简单地认为解决技术问题和技术效果不同，就认定对比文件不能带来技术启示。
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